商标法规定商标注册人对注册商标负有使用义务,对于连续三年停止使用的商标,任何人均可以申请撤销该商标注册,以避免商标注册资源的闲置。注册商标的使用应当是核定使用的商标在核定使用的商品上的使用。会出现商标注册人提交的商标使用证据显示的商标或商品与其核定使用的商标或商品存在差异的情况,认定二者之间的同一性,是判定维持注册商标效力的基础。在使用商品方面,如在国际注册第G833504号SNY商标撤销复审案中,法院认为被申请人提交证据中的产品并非直接销售给普通消费者的化妆品成品,而为制造化妆品的原料,应当归类为化学品。
今年以来,根据商标局数据分析,延续2015年的趋势,2016年因注册商标连续三年不使用撤销问题败诉的一审案件大幅增长,占比由6%增长到12.6%,案件数量160余件。此类败诉案件中,分歧点较多集中在对证据真实性的把握、证明力的大小、证明标准、是否是象征性使用以及实际使用商品及商标与核定使用商品及商标的关系等方面。
1、关于商标“象征性使用”的问题
商标法规定商标注册人对注册商标负有使用义务,对于连续三年停止使用的商标,任何人均可以申请撤销该商标注册,以避免商标注册资源的闲置。真实、公开、合法是对注册商标使用的基本要求。“象征性使用”概念的引入则是为了规制某些仅仅为规避法律的这一规定以达到维持商标注册目的而进行的商标使用行为。“象征性使用”通常并不否认使用行为的真实性,而是否认使用者的主观意图。但对主观意图的认定通常来自于推定,把握难度很大。司法实践中较常见地从使用的规模、次数等角度来推定使用的意图。如在第734333号“自然”商标撤销复审案件中,法院认为,即便购销合同的真实性能够认可,申请人在三年期间内仅进行了两次销售,难以认定其系出于真实商业目的使用复审商标;在第7337630号“Olux”商标撤销复审案中,法院认为被申请人的使用行为属于偶发行为,未达到一定规模,系象征性使用,而不是出于真实商业目的使用;在第4399376号“KILZ”商标撤销复审案件中,法院认为,被申请人提交的广告认刊书等证据形成时间接近复审期间的最后日期,且仅有一期,金额较少,不足以证明其对复审商标进行了真实有效的商业使用。
我们认为,虽然可以从使用数量、使用规模、使用时间等方面推定使用人的主观意图系出于维持商标注册而非真实使用商标的目的,但此种推定应当非常谨慎。商标法规定了连续停止使用满一定期间可以被撤销注册的理由,并未规定使用不达一定规模亦可成为被撤销的理由。对于市场主体而言,其有权根据市场变化或自身情况调整生产经营活动,对于其主动减少甚至停止使用商标的行为,在没有违背商标法连续三年停止使用规定的情况下,应当谨慎推定其使用意图。实际上,出于督促商标使用而非处罚停止使用行为的立法目的考虑,实践中对使用的要求亦有所突破,例如在第1513622号“YVES ZEGNOA”商标撤销复审案中,法院认为,被申请人在指定三年期间后的使用是真实、合法的,符合立法本意,复审商标应予维持注册。因此,对于三年期间内真实发生的商标使用行为,在维持商标注册效力方面不宜有过于严苛的要求。
2、关于实际使用的商品及商标
一般认为,注册商标的使用应当是核定使用的商标在核定使用的商品上的使用。实践中,会出现商标注册人提交的商标使用证据显示的商标或商品与其核定使用的商标或商品存在差异的情况,认定二者之间的同一性,是判定维持注册商标效力的基础。
商标标识方面,如在第202280号“上工及图”商标撤销复审案件中,法院认为被申请人对外授权使用的并非本案复审商标而是其持有的第890782号“上工及图”商标,且第890782号商标亦主要使用在与复审商标核定商品类似的商品上,而非复审商标所核定使用的商品上,根据现有证据,无法得出复审商标在指定期间内进行了合法有效使用的结论。在国际注册第G737654号“SAGA DE R”商标撤销复审案中,法院认为“SAGA R”或“SAGA”标志的使用可以视为是复审商标的使用;在使用商品方面,如在国际注册第G833504号“SNY”商标撤销复审案中,法院认为被申请人提交证据中的产品并非直接销售给普通消费者的化妆品成品,而为制造化妆品的原料,应当归类为化学品;而在第4696765号“风和日丽”商标撤销复审案中,法院则认为,复审商标在“金属纱窗”商品上的使用可以视为其指定使用的“金属门框”等商品上的使用。
在对商标的使用证据进行审查时,对于实际使用的商标与核准注册的商标存在细微差别,但未改变其显著特征的,可以视为具有同一性。但对于同一商标注册人在相同或类似商品上同时持有多个相同或近似的注册商标时,从司法实践来看,并未作为同一商标对待;商标实际使用的商品应当与其核定使用的商品具有同一性或包含关系,当实际使用中的商品称谓与核定使用的商品称谓不同时,应根据商品的性质、功能、用途等要素判断其与核定商品之间的关系。对于仅是类似关系的商品不应视为在核定使用商品上的使用。司法实践中,有判决认为,复审商标在第24类“床上用品”商品上的使用,可以维持复审商标在第18类“家具用皮制品”商品上的注册,该做法值得商榷。
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