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张江注册公司
干货——如何提高商标注册成功率?
来源: 张江注册公司    日期: 2018-03-05    文字大小:      

  企业名称作为商标注册的审查规则评析

  摘要:企业在商标注册过程中基于辨识、宣传等原因经常会将企业名称作为商标的一部分进行注册, 名称作为商标构成的一部分由于诸多不规范的运用,导致商标被驳回的情况频发,本文从商标行政和司法实务出发,基于现行审查规则的评析,分析问题背后的法律冲突及权益考量,提出了现实法律环境下多元化的解决问题思路,有效规避了企业名称注册商标的相关风险。

  关键词:商标注册;企业名称;审查规则;风险规避

  

  根据国家工商行政管理总局商标局发布的数据,2016年我国商标申请量达369.1万件,已连续15年位居世界第一。在这庞大的注册量下,却有相当一部分企业主体基于辨识、宣传等原因将企业名称作为商标的一部分进行了注册申报,但由于种种不规范的运用方式,其注册申请被商标局驳回,笔者将近几年出现的情况汇总如下,从中也可以总结出一定的规律。

  (一)企业全称或者简称作为商标一部分进行注册申报,但被在先的商标权利驳回;

  这种情况在商标注册实务中比较多见,尤其是很多老企业,由于商标意识不强,在其核心及关联类别上其商标被别的市场主体注册,导致自己的字号无法注册商标的尴尬,这种情况下,将企业全称或者简称作为商标一部分(比如再加上企业标志)进行注册,会被在先的商标权驳回,如山东华龙纺织品公司与”华龙“牌纺织品(在先商标权利人:江阴龙华染织五厂有限公司)、济南裕兴化工厂与”裕兴“牌化产品(在先商标权利人:合肥裕兴化工厂)等。

  (二)企业全称或者简称作为商标进行注册,因为缺乏商标应有的显著性被驳回;

  商标注册实务中,还有一部分企业并无字号,其企业全称由行政区划+行业名称+公司形式组成,这个时候如果仅仅将企业全称或者简称作为商标进行注册,往往因为缺乏显著性被商标局驳回。其原因很简单,商标最主要的作用是区分职能,区分商品或服务的提供者,如果一个商标无显著部分,就无法起到区分的职能,故而会被驳回。当然,在实务中,这一规则的运用有例外的情况,下文会一一分析。

  (三)企业全称或者简称作为商标进行注册,但商标名称与申请人名义实质性差异,且不符合商业惯例使公众对商品或者服务来源产生误认被驳回;

  商标注册实务中,因为这一原因被驳回的商标量比较多,形式也表现多样,但核心就是一条:商标与申请人名义实质性差异且不符合商业惯例,使公众对商品或者服务来源产生误认。

  1.某某有限公司,注册商标为某某集团;如广州潮创房地产开发有限公司申请商标“潮创集团”;

  2.某某有限公司,注册商标为某某控股;如江苏森林建筑新材料股份有限公司申请商标“森林控股”;

  3.某某投资公司,注册商标为某某基金;如北京金山安全软件有限公司申请商标“紫牛基金”;

  4.某某投资公司,注册商标为某某银行;如深圳市中兴达文化传播有限公司申请商标“汇智银行”;

  5.某某投资公司,注册商标为某某医院;

  6.某某有限公司,注册商标为香港某某公司;如潍坊体会制衣有限公司申请商标内容包含“香港体会制衣有限公司”;

  以上仅仅列举了部分情况(案例来自于《商标审查及审理标准》),商标注册实务中,此类情况不胜枚举,其商标与申请人名义构成实质性差异且不符合商业惯例,使得公众对商品或者服务来源产生了误认,理应被驳回。

  

  (一)在先商标权利审查

  本文探讨的是企业名称注册的问题,所以在先权利仅涉及在先商标权,其他的在先权利诸如著作权、姓名权、字号权等,本文不再探讨。

  法律依据:

  《商标法》第九条 申请注册的商标,应当有显著特征,便于识别,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。

  第三十条 申请注册的商标,凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。

  第三十一条 两个或者两个以上的商标注册申请人,在同一种商品或者类似商品上,以相同或者近似的商标申请注册的,初步审定并公告申请在先的商标;同一天申请的,初步审定并公告使用在先的商标,驳回其他人的申请,不予公告。

  具体审查实务中,按照商标是否相同、近似,商品是否相同、类似的规则去审查在先权利与申请商标的相同近似情况。

  (二)显著性审查

  法律依据:

  《商标法》第十一条 下列标志不得作为商标注册:

  (一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;

  (二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;

  (三)其他缺乏显著特征的。

  前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。

  本文讨论的企业名称缺乏显著性问题,主要涉及到第十一条一款(三)项。

  商标审查实务中:

  1.北京市高院与商评委《关于商标授权确权行政案件审查标准适用若干问题的解答意见》:

  商标标志本身仅由申请人的企业全称构成或显著识别部分仅是企业全称的,可以认定构成商标法第十一条第一款第(三)项规定的情形,以缺乏显著性为由不予以核准注册。

  2.特殊例外:

  (1)商标注册主体无字号,但其整体是报纸、期刊、杂志名称,且与申请人名义一致的,可以用单独用全称或者简称注册,如中国消费者报社申请注册“中国消费者报”、中国培训杂志社申请注册“中国培训”等;

  (2)商标注册主体无字号,但其整体是企事业单位简称,在具备以下条件时:“申请人主体资格应当是经国务院或其授权的机关批准设立的,申请人名称应经名称登记机关依法登记;申请商标与申请人名称的简称一致,简称是经国务院或其授权机关批准”;这种情况下,其申请是可以获得批准的;如中国人民大学申请注册“中国人民大学”、中国银行股份有限公司申请注册“中国银行”、中国农业大学申请注册“中国农大”等;

  (3)学校、银行、航空公司、医院等特殊行业,经主管部门批准的企事业单位的全称或者简称,在符合条件的情况下也可以核准注册。如山东财经大学申请注册“山东财经大学”、日照银行股份有限公司申请注册“日照银行”、四川航空集团有限责任公司申请注册“四川航空”、浙江医院申请注册“浙江医院”等。

  (三)误认审查

  法律依据:《商标法》

  第十条 下列标志不得作为商标使用:

  (七)带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的;

  《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》法释〔2017〕2号

  第四条 商标标志或者其构成要素带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认,商标评审委员会认定其属于2001年修正的商标法第十条第一款第(七)项规定情形的,人民法院予以支持。

  商标审查实务中:

  商标由企业名称构成或者包含企业名称,该名称与申请人名义存在实质性差异(企业名称包括全称、简称、中文名称、英文名称以及名称的汉语拼音等),即商标所含企业名称的行政区划或者地域名称、字号、行业或者经营特点、组织形式与申请人名义不符,以违反商标法第十条第一款第(七)项“带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认”来驳回。

  北京市高院与商评委《关于商标授权确权行政案件审查标准适用若干问题的解答意见》:

  商标标志本身仅由申请人的企业全称构成或显著识别部分仅是企业全称的,可以认定构成商标法第十一条第一款第(三)项规定的情形,以缺乏显著性为由不予以核准注册。

  若商标中含有企业全称,但不属于上述规定的情形,且申请人主体与该企业全称存在实质性差异的,在不符合商业惯例且易使公众对商品或服务来源产生误认的情况下,可以依据商标法第十条第一款第(七)项的规定,不予核准注册诉争商标。

  商标所含企业名称与申请人名称不一致,但符合商业惯例且不会使公众对商品或者服务来源产生误认的可以准予初步审定。如诚志股份有限公司申请商标“诚志股份”;上海永春装饰有限公司申请商标“永春企业”。

  

  实务中,针对企业名称注册,综合考虑在先权利、显著性、误认等因素,商标审查规则简述如下:

  1.有显著性图形+完整企业名称,可正常审查;

  审查中,考虑显著图形部分的在先权利,若完整企业名称中含有字号,亦需要考虑字号部分的在先商标权利问题;

  2.有显著性图形+不完整企业名称,视情况用地名或误认驳回;

  这一规则中,如果企业名称为不规范使用,不符合商业惯例且易使公众对商品或者服务来源产出误认的,以违反《商标法》第十条一款(七)项误认来驳回;

  若企业名称没有不规范使用,仅仅不完整,则以违反《商标法》第十条二款,因为含有地名的情况来驳回;

  例外情况:如期刊杂志;经国务院及其授权机关批准的企事业单位简称;学校、银行、航空公司、医院等特殊行业经主管部门批准的企事业单位的全称或者简称;

  3.仅有不完整企业名称,视情况用地名或误认驳回;

  本规则说明同上述2;

  4.仅有企业名称全称,用缺显驳回,即商标仅有企业名称全称构成(无论是否含有字号),均以缺显驳回;

  本规则中,仅有企业名称全称,则以违反《商标法》第十一条第一款第(三)项规定予以驳回;

  例外情况:如期刊杂志;经国务院及其授权机关批准的企事业单位简称;学校、银行、航空公司、医院等特殊行业经主管部门批准的企事业单位的全称或者简称。

  

  本文第二部分笔者详细介绍了关于企业名称注册的审查及审理标准,其中关于在先商标权利问题、误认问题从理论到实践,几乎争议不大,但有关完整的企业名称注册商标的问题实践中争议比较大。实践中商标局和商评委的审查规则是,仅有完整的企业名称构成的商标申请注册,则以其违反《商标法》第十一条第一款第(三)项规定予以驳回;但有显著性图形+完整企业名称组成商标进行注册,可正常审查。针对后者,笔者认为,这种观点值得商榷,针对有显著性图形+完整企业名称组成的商标也应当予以驳回,或者换句话讲,笔者认为企业全称不应出现在商标中,单独或者作为商标组成部分进行注册。具体分析如下:

  首先,从商标和企业名称的定义和定位来看,商标是区别不同商品或者服务来源的标志,由文字、图形或者其组合构成;企业名称是区别不同市场主体的标志,由行政区划、字号、行业或者经营特点、组织形式构成,其中字号是区别不同企业的主要标志。

  尽管二者的共性都是起到区分作用,但二者的作用和法律意义还是迥然不同,一个是对产品或者服务的来源进行区分;一个是对市场经济的主体进行区分;在现实经济生活中,消费者很明显会把两者分开,一般情况下,不会将企业名称视为商标。很明显,不同的商标可能来源于同一个企业;同一个商标可能由好多企业来生产(国内国外)等等,简而言之,消费者从心理上并不会将企业名称视为商标。

  其次,商标和企业名称均是经法定程序确认的权利,分别受商标法律法规和企业名称登记管理法律法规保护。二者取得的程序、保护的机关、争议的程序、保护的范围、组成要素等等差异很大;

  如注册商标在全国范围内享有专用权,企业名称在规定的区域内并且依法使用时才享有专用权;企业名称由行政区划,字号,行业或经营特点,组织形式等几部分组成,商标名称可以由文字,图形,字母,数字,三维标志,颜色组合,声音等,以及上述要素的组合构成。

  再次,从权利性质上讲,商标属于工业产权的一种,依法可以转让、许可等流转程序,但企业名称不能单独转让,也不能许可他人使用。

  因此,从以上分析可以看出,笔者之所以不赞同企业全称单独或者作为商标一部分进行注册,

  第一是因为企业名称已经在企业名称登记管理的相关法律法规中进行了保护,且消费者在心理上并不认同企业名称为商标,因此,其单独或者作为商标的一部分进行保护毫无意义;

  第二是因为商标起到了区分商品或者服务产源的作用,而企业名称起到的是区分市场经济主体的作用,二者的作用领域不同,强行将二者拧在一起,不仅起不到强化的作用,反而会导致混乱;将对商品或者服务产源的区分和市场主体的区分混在了一起;

  第三是商标专用权与企业名称的权利性质不同,拧在一起使用反而会造成权利的流转和存续的障碍;

  比如带有企业全称的商标无法转让,因为转让后权利主体发生变化,造成了商标与权利主体的实质性差异,易造成误认;同样道理,许可亦会造成商标使用主体与商标的实质性差异,易造成误认;

  再比如商标的权利主体发生变更后,带有原企业全称的商标与新的变更后的主体产生实质性差异等等。

  总而言之,考虑到上述问题,笔者认为企业全称已在市场秩序中发挥了其应有的作用,不宜进入商标的领域,否则极易造成混乱并对商标权的存续和流转造成了无法克服的障碍。

  

  尽管笔者并不赞成企业名称作为商标的一部分进行注册,但在现行法律或者审查审理标准未做调整的情况下,企业名称(包括全称、简称、中文名称、英文名称以及名称的汉语拼音等)一定要采取积极的措施尽可能从商标角度进行保护,在采取商标注册等措施的同时,也要充分注意企业名称使用方式的合规性,避开相关的注册风险。

  (一)企业名称中的字号作为最核心的品牌,一定要保护到位;

  很多企业,尤其是老企业,由于历史的原因,商标和品牌意识一直比较淡薄,在当前的市场经济大潮下,脱离了品牌运作,将会寸步难行,但这些企业在进行商标注册的过程中,经常会发现字号已经被他人注册,这个时候,一定要采取积极的法律措施(如撤三、异议、无效宣告、协商转让等),通过多种途径拿回字号的商标权,既是为了自身今后的品牌运作和发展,也是为了避开今后有可能出现的商标侵权等情况。

  (二)企业名称作为商标注册的使用方式的合规性;

  1.不要单独将企业名称全称作为商标申请,特殊情况例外,如期刊杂志;经国务院及其授权机关批准的企事业单位简称;学校、银行、航空公司、医院等特殊行业经主管部门批准的企事业单位的全称或者简称;

  2.在显著标志加企业名称申请商标的时候,企业名称要规范,如果名称不规范使用,很可能会因为其中含地名或者造成误认,被驳回;

  3.使用企业名称的简称进行商标申请,一定要注意简称与申请主体不能产生实质性差异而造成公众误认,否则会因此被驳回;

  (三)字号使用与商标注册的综合布局,切实保护自身合法权益;

  1.字号在具备条件的前提下,尽可能提升公司名称登记的级别,有条件的情况下,尽可能登记成无地域公司名称;通过这一布局,尽可能避免公司字号被使用的风险;

  2.在字号被他人注册成商标的情况下,要采取积极的法律措施来维护自身权益,如异议、无效宣告、撤三等;

  3.在企业字号被自身注册成商标的前提下,如果他人将其作为企业名称中的字号使用,误导公众的,可以以不正当竞争的理由,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》来采取法律措施,积极维护自身权益。


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